论文展④ |《从专利侵权视角探究大型工程项目的专利运营策略》

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第四期

《从专利侵权视角探究大型工程项目的专利运营策略》




《从专利侵权视角探究大型工程项目的专利运营策略》

摘要

  专利法第 59 条从立法角度界定了专利权的保护范围,而在专利代理、无效、诉讼等实务操作中,对于该条款的应用仅局限在专利侵权判断过程中,这其实是对该立法条款的片面应用。对于大型工程项目的专利运营,应当如观山时“横看成岭侧成峰”。专利代理人如果能够从专利侵权视角切入大型工程项目,一方面可以使专利申请人获得可预期的专利价值,实现大型工程项目的专利保护初衷,另一方面还可以体现专利代理人的专利运营立体思维,从而更好地维护专利申请人的利益。


关键词:大型工程项目 专利运营 专利侵权


  一、大型工程项目的专利运营难点探析

  本文所定义的“大型工程项目”,是指由若干个具有技术逻辑性的项目子单元组成、且各个项目子单元之间具有专利相对独立性的工程项目。举例而言,在高压电力输电系统中涉及到的换流站,其中涉及到各种高电压设备、低电压设备,还必然涉及到用于安装这些高电压设备、低电压设备的各种构架,因此,对于换流站总体而言,其属于“大型工程项目”,其中的高电压设备、低电压设备、各种构架,都属于具有技术逻辑性的项目子单元,这些项目子单元如果分别对应着一定的可专利性的技术改进方案,则分别针对项目子单元而形成的专利即具有相对独立性。再比如,在制冷系统中,如冰箱、空调等家用电器,其中涉及到压缩机、制冷管路等,那么,该冰箱或者空调也属于“大型工程项目”,其中的压缩机、制冷管路等则属于具有技术逻辑性的项目子单元。

  对于大型工程项目,其中涉及到的项目子单元越多,针对项目子单元进行技术创新的空间就越大,由此形成的可专利技术方案也越错综复杂。创新主体如果要依赖于这些可专利技术方案来实现“独专其利”,就需要针对这些可专利技术方案进行专利运营。考虑到涉及大型工程项目的专利运营主要是针对发明、实用新型,因此,本文对于专利运营的相关讨论也定位于发明和实用新型。

  何谓“专利运营”?在学术理论层面,通常来讲,专利运营是指企业为获得与保持市场竞争优势,运营专利制度提供的专利保护手段及专利信[1]息,谋求获取最佳经济效益的总体性谋划。

  在市场操作层面,专利运营也指通过对专利或专利申请进行管理,促[2]进专利技术的应用和转化,实现专利技术价值或者效能的活动。

  由此可见,无论是在学术理论层面,还是在市场操作层面,专利运营首当其冲的是运营主体必须拥有为专利制度所保护的有效专利。这其实包含2层意思:其一是运营主体需要获取有效的专利权,其二是该有效的专利权具有合理的保护范围。因此,笔者认为,对于上述的大型工程项目进行专利运营时,其难点就主要体现以下2个方面:

  第一,基于大型工程项目中的各技术方案错综复杂,技术创新点不唯一且分散度高,在进行专利保护策略设计时,对于可专利性技术方案,容易顾此失彼,鱼和熊掌难于取舍,甚至于造成次要技术保护点取代主要技术保护点的“喧宾夺主”。

  第二,由于具有相对独立性的可专利性技术方案之间联系紧密、逻辑性强,由此容易造成可专利性技术方案之间的相对独立性界限模糊,同一技术方案的保护层次难于廓清。


  二、专利侵权视角下的大型工程项目专利布局分析

  如前所述,对于大型工程项目进行专利运营,首要的、关键的是运营主体拥有有效的专利权,此即大型工程项目的专利确权。在实务操作过程中,对于专利确权,通常的争议焦点在于专利法第22条;而对于专利侵权,通常的关注焦点在于专利法第59条。从逻辑上看,通常是先符合专利法第22条以获取专利授权,然后,依照专利法第59条来界定专利权的保护范围,进而在此基础上判定是否落入专利权的保护范围。

  上述逻辑,对于单一技术方案的专利运营,由于其权利要求的保护重点突出,权利要求之间的保护梯度容易设计,因此,其确权、侵权的认定相对比较容易。但是,对于大型工程项目,由于其涵盖的技术方案比较庞杂,技术创新点的分散度比较高,在确权过程中撰写权利要求时,需要考虑的问题非常复杂、琐碎,即使撰写经验丰富、责任心强烈,要一次性地全面思考各个方面的问题,也难免存在思虑不周之处,甚至是顾此失彼。笔者认为,如果不是严格按照上述逻辑进行专利运营,而是反其道而行之,从专利侵权视角来切入大型工程项目的专利运营,更加容易使专利申请人第 2 页共 9 页获得可预期的专利价值,实现专利保护初衷,同时,也更能培养专利代理人的专利运营立体思维,以更好地维护专利申请人的利益。

  《专利法》第 60 条规定,“未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。”其中,“即侵犯其专利权”中的“即”字,可以理解为解释之义,在此意义上,该第 60 条实际上从立法层面上给出了专利侵权的定义。至于何为“实施其专利”,可以从《专利法》第 11 条规定中找到答案。

  《专利法》第 11 条规定,“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方 法直接获得的产品。”可以看出,该第 11 条规定中的“即”字,也可以理解为解释之义,也就是说,“不得实施其专利”,对于发明和实用新型专利权而言,是指“不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”只不过,这种对于“不得实施其专利”的立法层面上的定义是从反面来释明何为“实施其专利”,正好与上述的《专利法》第 60 条遥相呼应。

  根据上述分析,专利侵权,就体现在 2 个方面:其一,为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品;其二,为生产经营目的使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。由于产品是直接面对公众出售,其扩散范围更为广泛,相比较于方法,对于产品的取证更为容易,侵权诉讼发生时,诉讼地点的选择面更宽。据此,在专利确权过程中,应当重点考虑以产品权利要求的方式进行专利布局。

  在重点考虑产品权利要求的基础上,对于产品权利要求进一步地解析如下:任何一项产品权利要求,其专利保护意义上的表达不外乎体现在主题名称和产品的结构、构造等技术特征上。具体地,

  1、在确定权利要求的保护范围时,应当考虑权利要求记载的主题名称;该主题名称对权利要求保护范围的实际限定作用取决于其对权利要求第 3 页 共 9 页第 4 页共 9 页所要保护的主题本身产生何种影响。[3]

  2、人民法院应当根据权利要求的记载,结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解,确定专利法第 59 条第 1 款规定的权利要求的内容。[4]在这里,只是明确规定了“应当根据权利要求的记载”,而并没有指明“权利要求书中明确记载的必要技术特征”,也没有指明“与该必要技术特征相等同的技术特征”,更没有对二者加以区分,因此,该处的“应当根据权利要求的记载”应当理解为是指权利要求中所记载的全部技术特征。这也是专利侵权判定中“全部技术特征规则”的立法体现。

  在大型工程项目的专利运营过程中,根据上述分析,很适合采用如下方法进行权利要求的布局设计:

  首先,将大型工程项目化整为零,即将大型工程项目拆解成工程总体和若干个工程分体。在具体拆解时,应当坚持以工程总体为主干,以其中的具有相对独立性的技术方案为工程分体进行细分,根据细分出来的工程分体所能解决的技术问题或者所能实现的功能,初步确定出相应的主题名称。由于大型工程项目中的各技术方案错综复杂,为了便于拆解,可以画出树状图进行辅助廓清。

  其次,以工程总体和独立的工程分体为研究对象,分析其中是否存在技术创新点,根据技术创新点来构建独立权利要求,再根据独立权利要求来进行从属权利要求的布局设计。

  对于工程总体,将其中的各个相对独立的工程分体视为功能性限定的技术特征,且只要其中某一个独立的工程分体存在技术创新点,则该工程总体就存在技术创新点。围绕该技术创新点,可以构建出工程总体的独立权利要求。确定出工程总体的独立权利要求之后,再进行其对应的从属权利要求的布局。其中,将体现出相对独立的工程分体的技术方案作为第一层次从属权利要求,在第一层次从属权利要求之下,根据具体的技术改进点进行第二层次从属权利要求的布局设计。

  对于各独立的工程分体,将其与工程总体暂时割裂开来进行独立分析,如果在某一独立的工程分体中存在技术创新点,则保留该工程分体;如果不存在技术创新点,则删除该工程分体。对于保留下的工程分体,针对每一具体的工程分体,结合其中的技术创新点,确定出该工程分体相应的主题名称,并明确该技术创新点所涵盖的核心技术特征,由该核心技术特征构建其所属工程分体的独立权利要求。

  在上述分析过程中,可以结合初步检索结果加以判断,也可以与发明人充分沟通,以确认是否存在技术创新点。在进行工程分体的从属权利要求的布局时,尤其是要注意其所属独立权利要求所对应的工程分体本身,并以该工程分体所能体现的技术特征(主要是与技术创新点存在牵连关系的技术特征)进行适度扩展,避免引入其他工程分体中的技术特征。

  最后,回头分析技术创新点,如果某一技术创新点同时涉及工程总体和某一独立的工程分体,则针对该技术创新点,可以结合创新主体的市场定位进行双重独立权利要求的布局设计。

  举例而言,某一技术创新点涉及冰箱中所使用的压缩机的活塞结构设计,该技术创新点是由某一冰箱生产商提出。在此情况下,虽然该活塞结构设计直接涉及到压缩机,但该压缩机也属于冰箱的一个组件,因此,该活塞结构设计间接涉及到冰箱。如果仅以“一种冰箱”为主题名称来构建相应的独立权利要求,则该独立权利要求应为“一种冰箱,其特征在于:(压缩机上的活塞结构设计)。”这样布局的该独立权利要求的保护范围仅限于冰箱领域。如果该压缩机被用于空调上,则该独立权利要求的保护作用完全丧失,冰箱生产商将无法追究空调生产商的专利侵权责任。但是,如果以“一种压缩机”为主题名称来构建相应的独立权利要求,则该独立权利要求应为“一种压缩机,其特征在于:(压缩机上的活塞结构设计)。”这样布局的该独立权利要求的保护范围将不再仅限于冰箱领域,即使该压缩机被用于空调上,冰箱生产商也可以追究空调生产商的专利侵权责任。

  但是,上述的权利要求布局设计,在保护力度上也不是天衣无缝,其也存在合法规避专利侵权的风险。因为,对于专利权人即冰箱生产商而言,其提起专利侵权诉讼的目的通常是其直接竞争对手,即其他的冰箱生产商。但是,其他的冰箱生产商所使用的压缩机通常并非是自己生产,而主要是从压缩机专业生产厂家进行市场招标采购的。根据《专利法》第 70 条规定,“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。”由此可见,如果其他的冰箱生产商提供充分的证据来证明其使用的压缩机具有合法来源,例如通过合法的进货渠道而获得,其将不承第 5 页共 9 页担赔偿责任,从而使专利权人启动专利侵权诉讼的目的在事实上被架空了。为了避免出现此类尴尬情况,在进行专利布局时,有必要进行全方位、多角度考虑,从防范竞争对手合法规避专利侵权赔偿责任的角度进行专利布局。因此,上述独立权利要求的布局可以重新设计如下:

  独立权利要求1、一种压缩机,其特征在于:(压缩机上的活塞结构设计)。

  独立权利要求2、一种冰箱,其特征在于:采用如独立权利要求 1 所述的压缩机。

  通过上述重新布局的独立权利要求,无论该压缩机被用于冰箱上,还是被用于空调上,冰箱生产商都能在专利侵权纠纷中游刃有余,从而最大限度地发挥专利权的市场价值。


  三、从专利侵权角度切入大型工程项目专利运营的现实必要性

  在专利确权阶段,为了获取相应的专利授权,无论是申请初期阶段的专利申请文件的撰写,还是申请中间阶段的专利申请文件的修改,通常,重点考虑的是如何满足专利法第 22 条(主要是创造性)的要求,这本无可厚非,尤其是技术方案比较单一的专利申请。

  但是,对于大型工程项目的专利确权,如前所述,由于大型工程项目涉及到的技术方案错综复杂、技术创新点不唯一且分散度高,重要的是,其中的具有相对独立性的可专利性技术方案之间联系紧密、逻辑性强,因此,在考虑如何满足专利法第22条(主要是创造性)要求的时候,难以统筹兼顾地驾驭和把握各个相对独立的可专利性技术方案。在此情形下,如果从专利侵权角度来切入并审视大型工程项目,相应地,假想设定一个创新主体(专利申请人)的竞争对手,以该竞争对手可能进行专利侵权、可能合法规避专利侵权风险的维度来进行专利布局,则具有很强的指导性和现实必要性。

  第一,由于专利权(专利技术方案)体现了一定的市场垄断性,专利权的这种趋利逐利本性时刻在刺激着竞争对手,使竞争对手围绕着专利权千方百计地思虑如何合法规避专利侵权风险,甚至不惜铤而走险。创新主体(专利申请人)为了防范竞争对手的专利侵权,必然要从各个角度对专利技术方案进行全方位的专利布局,以期能否堵住竞争对手的侵权欲望。第 6 页 共 9 页在这种对抗战中,创新主体(专利申请人)首要考虑的是如何设计专利保护防线,以对核心技术方案进行层层保护,在这种防范专利侵权的思维导向下,将大型工程项目加以拆解、细分,形成工程总体和若干工程分体,在此过程中,要确保每一细分出来的工程分体能够形成相对独立的专利技术方案;再以细分出来的各个相对独立的专利技术方案来进行专利布局,自然就形成了具有一定保护梯度的专利保护防线。

  第二,在构筑好上述的专利保护防线后,再考虑每一道专利保护防线是否具备一定的对抗专利侵权的能力。要对抗专利侵权,首先得使自身专利权具有一定的稳定性,能够经受住竞争对手所提起的专利权无效宣告程序的考虑,这就要求每一道专利保护防线的保护主题鲜明、且具有一定的创造性高度。为此,根据上述的专利侵权判定的“全部技术特征规则”,可以围绕每一道专利保护防线设定鲜明的保护主题,在此保护主题的基础上,再行圈定该保护主题的全部技术特征。由于每一道专利保护防线是相对独立的专利技术方案,其相对于大型工程项目本身,所涵盖的技术特征比较少,技术特征之间的技术关联逻辑性也容易廓清,因此,针对每一道专利保护防线来圈定其涵盖的全部技术特征显得比较容易。

  第三,在圈定每一道专利保护防线的全部技术特征之后,再分析在该全部技术特征之中,哪些技术特征是相对于现有技术作出贡献的技术特征,也就是常说的“技术创新点”。如果存在“技术创新点”,可以保留其所属的专利保护防线;如果不存在“技术创新点”,则可以删除其所属的专利保护防线。

  第四,对于保留下来的专利保护防线,以独立的专利保护防线作为分析基础,重点分析其中的“技术创新点”,并围绕“技术创新点”进行权利要求的布局设计。在具体进行布局设计时,重点考虑专利法实施细则第20条第2款规定。因为独立权利要求记载了解决技术问题的必要技术特征,从专利侵权角度来审视专利法实施细则第 20 条第 2 款规定,虽然在专利侵权判定中无需区分必要技术特征与非必要技术特征,但毫无疑问,仅记 载了必要技术特征的独立权利要求的保护范围是最大的,这很容易导致竞 争对手的产品落入独立权利要求的保护范围之中。另外,从独立权利要求的权利稳定性角度考虑,根据专利法实施细则第 65 条第 2 款规定,该专利法实施细则第 20 条第 2 款是法定的专利权无效宣告理由之一。如果竞第 7 页共 9 页争对手以专利法实施细则第 20 条第 2 款规定为由提起专利权无效宣告请求,则很可能导致该独立权利要求被无效掉,“皮之不存毛将焉附”,从而导致该独立权利要求丧失其应有的保护作用。

  第五,在保留下来的专利保护防线的权利要求布局设计全部完成之后,就自然地形成了这么一个局面:

  (1)、对于工程总体而言,其包含了各个工程分体,而各个工程分体中的技术特征(尤其是其中的“技术创新点”),自然同时也是工程总体的技术特征或者“技术创新点”,其中的工程分体可以视为是工程总体的功能性限定的“技术特征”。

  (2)、对于各工程分体而言,每一工程分体形成了具有相对独立性的可专利性技术方案,其中的“技术创新点”可使其所属工程分体自身的权利要求经受住专利法第 22 条的严苛审核,同时也使各工程分体之间形成鲜明的保护梯度。

  由此,在对大型工程项目进行专利运营时,如果从专利侵权视角切入,就如同观山一样,“横看成岭侧成峰”,专利申请人由此获得可预期的专利保护价值,专利代理人由此培养专利运营立体思维,两方面相得益彰,最终实现“公开换保护”的专利制度设计初衷。

  第六,对工程总体单独提出专利申请,对具有相对独立性的工程分体也单独提出专利申请,并保证工程总体的专利申请日与各工程分体的专利申请日是同一天,这样既可以有效避免专利法第 22 条第 2 款抵触申请的 合理质疑,同时,又可以使工程总体、各工程分体分别获得合理的专利保护范围,并形成鲜明的专利保护梯度;而且,在专利审查阶段,各具有相对独立性的工程分体所对应的权利要求,特别是工程总体所对应的权利要求,将获得充足的修改空间,专利申请人对于专利申请文件也可以获得游刃有余的修改余地,以使专利申请满足授权要求。


  四、结论与建议

  总结上述分析,本文认为,从专利侵权视角切入大型工程项目的专利运营,通过将大型工程项目进行化整为零,使技术方案本来错综复杂的大型工程项目被细分为若干技术方案相对单一的项目子单元,然后分别针对项目子单元从防范专利侵权角度进行“各个击破”,使大型工程项目的专第 8 页 共 9 页第 9 页 共 9 页 利保护得以“面面俱到”和“层层设防”,在基础上进行专利运营,专利申请人将获得可预期的专利保护价值,实现大型工程项目的专利保护初衷。

  参考文献

  [1]、360百科[OL],具体网址:https://baike.so.com/doc/8816325-9141135.html。

  [2]、广东省深圳市市场监督管理局,《深圳市市场监督管理局关于发布企业专利运营指南的通知》[M],2014 年 4 月 22 日。

  [3]、最高人民法院,(2013)民申字第 790 号 [M],2013 年。

  [4]、最高人民法院,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释[2009]21 号 [M],2009 年 12 月 28 日。




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